Attività di pubblicizzazione sui social e nullità di titoli di proprietà industriale

Il caso

Nel 2019 la società olandese Handelsmaatschappij J.Van Hilst BV (d’ora in avanti “Hilst BV”) chiedeva all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) l’annullamento del design registrato nel 2016 dalla nota società Puma relativamente avente ad oggetto un modello di sneaker. A sostegno della propria domanda, la Hilst BV allegava che la nota cantante Rihanna, nel 2014, aveva postato sul social network Instagram – e, in particolare, sul profilo chiamato “badgalriri” – delle fotografie nelle quali indossava il modello di scarpa successivamente registrato da Puma nel 2016.

L’EUIPO accoglieva la domanda di Hilst BV dichiarando la nullità del modello registrato da Puma in quanto esso, a parere dell’ufficio, non possedeva il carattere individuale previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 6/2002 (anche “Regolamento Design”): in altre parole, le caratteristiche che identificavano il design registrato da Puma nel 2016 erano le medesime di quelle pubblicate da Rihanna nel 2014, cioè due anni prima della registrazione del design oggetto di causa. Ciò costituiva una divulgazione al pubblico delle caratteristiche essenziali del design prima del deposito, privandolo del proprio carattere individuale, requisito imprescindibile per la registrazione del disegno avanti all’EUIPO.

La decisione veniva impugnata da Puma, che tuttavia vedeva respinte le proprie doglianze dalla Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO, che confermava in data 11 agosto 2022 la nullità già accertata. Anche a parere della Terza Commissione di Ricorso le immagini postate (e rese pubbliche) dalla nota cantante erano sufficientemente chiare a identificare univocamente il modello poi registrato da Puma, costituendo quindi una predivulgazione in grado di privare di carattere individuale il titolo registrato.

Tale provvedimento veniva nuovamente impugnata da Puma di fronte alla Corte di Giustizia e all’interno di tale procedimento si costituiva anche Hilst BV con propria memoria di osservazioni.

Le questioni

La questione giuridica analizzata dalla pronuncia in analisi riguarda la validità del diritto di design – con particolare attenzione al tema della novità e al carattere individuale che esso deve avere per essere validamente registrato – nel caso in cui quest’ultimo venga divulgato prima del deposito.

Tale tematica è interessante per determinare quali sono i comportamenti che i soggetti coinvolti nell’attività di pubblicizzazione di prodotti attraverso i social network non dovrebbero evitare per non nuocere ai diritti di proprietà intellettuale non solo di terzi, ma a volte addirittura dei propri committenti.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di giustizia, con una decisione in linea con la giurisprudenza maggioritaria in argomento, decideva di confermare la decisione impugnata respingendo integralmente i motivi di doglianza allegati da Puma.

Innanzitutto la Corte sottolinea come la pubblicazione su un social network di una fotografia – come ad esempio Instagram – sia da considerarsi a tutti gli effetti come messa a disposizione del pubblico dell’aspetto di quel determinato prodotto. Per giurisprudenza consolidata, un disegno o modello si considera reso disponibile o diffuso al pubblico quando esso viene conosciuto nel normale svolgimento delle attività commerciali oppure, con riferimento allo specifico settore interessato, negli ambienti specializzati in tale ambito. La dimostrazione deve essere fornita non mediante probabilità o supposizioni ma tramite prove precise e concordanti.

Nel caso di specie la Corte avallava quanto già considerato dalla Terza Commissione Ricorso, confermando come le fotografie postate da Rihanna fossero sufficienti a individuare precisamente il modello di calzatura successivamente registrato da Puma, dato che già nel 2014 la pop star era già largamente conosciuta presso il pubblico e, peraltro, la notizia che fosse diventata direttrice artistica di Puma (occasione per la quale le foto erano state postate) aveva fatto accrescere ulteriormente l’interesse del pubblico attorno alla sua figura.

Al contrario, non può considerarsi divulgato un modello che sia stato rivelato impegnando coloro che lo vengono a conoscere con un patto di riservatezza, implicito o esplicito, oppure nel caso in cui la divulgazione è avvenuta nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di design registrato (detto anche “periodo di grazia”), come previsto dal Regolamento Design.

Puma nel corso del giudizio aveva anche allegato, a propria difesa, che la domanda di nullità presentata da Hilst BV all’EUIPO fosse illecita (e in malafede) poiché in violazione degli accordi contrattuali raggiunti proprio con Puma che avevano risolto un giudizio – avente ad oggetto la contraffazione del modello registrato – iniziato dalla prima nei Paesi Bassi. Sennonché la Corte giudicava irrilevanti tali fatti nell’ambito di un procedimento di nullità avanti all’EUIPO (e, di conseguenza, avanti alla stessa Corte di Giustizia nel caso di specie), precisando che essi potevano, al contrario, essere considerati decisivi nell’ambito di una azione civile instaurata ad hoc in un procedimento civile tra le parti interessate. La Corte sottolineava come, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la nullità di un disegno o modello registrato, non occorresse pronunciarsi sulla condotta tenuta dal titolare del diritto IP in discussione o della controparte.

Per tali ragioni la Corte di Giustizia rigettava l’impugnazione di Puma (dismettendo il procedimento instaurato) condannando quest’ultima al pagamento delle spese.

Osservazioni

La pronuncia, che si pone in continuità rispetto ai principi giurisprudenziali maggiormente sostenuti, offre un utile spunto per analizzare con maggiore attenzione l’attività degli influencer e, in generale, dei personaggi che pubblicizzano prodotti che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

Il contratto con l’influencer è un accordo atipico che ha ad oggetto l’impegno di quest’ultimo a promuovere – solitamente attraverso la rete internet o sui social network – i prodotti della società o l’immagine di un determinato brand attraverso la creazione e la pubblicazione di quelli che vengono definiti “contenuti digitali”, ossia delle presentazioni dei prodotti attraverso filmati e/o immagini che hanno quali protagonisti i prodotti o i brand oggetto del contratto. In altre parole, l’influencer altro non è che la versione attuale (e digitale) del testimonial, ossia la persona che prestava la propria immagine per sponsorizzare un determinato prodotto.

Oggi molte società puntano, per raggiungere un bacino di clientela quanto più ampio possibile, a campagne di marketing spesso incentrate sulla figura dell’influencer, che è in grado di attrarre l’attenzione di un pubblico sempre maggiore (e sempre più giovane) nel corso di trasmissioni live oppure tramite i contenuti che vengono postati sulle pagine dei social. Sennonché tale attività va regolata con attenzione anche per evitare che essa non vada a pregiudicare i diritti IP delle società che si vogliano avvalere della loro collaborazione.

Questo è il caso che è stata chiamata a dirimere la Corte di Giustizia, che ha avuto ad oggetto il comportamento tenuto da Rihanna, sostanziatosi nel postare delle fotografie su Instagram indossando un modello di scarpa non ancora registrato da Puma, che lo avrebbe successivamente depositato per chiederne la registrazione. Tale comportamento (per quanto sicuramente non voluto) ha, di fatto, causato l’annullamento del design registrato da Puma. Questo perché la pubblicazione è avvenuta al di fuori del periodo di grazia previsto dal Regolamento Design, ossia quel periodo 12 mesi precedenti al deposito della domanda durante i quali viene concesso, ai titolari di un disegno o modello depositato, di divulgare tale disegno o modello senza che da tale fatto ne discenda la mancanza di novità o di carattere individuale, rilevanti ai fini della registrazione.

È bene dunque inserire all’interno dell’accordo con un influencer/content creator – o comunque in ogni tipologia di contratto che preveda l’ingaggio di un personaggio più o meno di spicco per il pubblico di riferimento – delle clausole contrattuali che mirino a salvaguardare i diritti IP della società.

In particolare, è consigliabile definire fin dalla stipula del contratto un obbligo di esclusiva (se d’interesse) e il relativo patto di non concorrenza, evitando così che l’influencer possa accettare collaborazioni con competitor del brand per un determinato periodo di tempo. Importante è anche stabilire a chi viene affidata la gestione del diritto d’immagine dell’influencer ogni qualvolta esso si associ al brand della società.

E ancora, è necessario definire con attenzione in che modo verranno sponsorizzati i contenuti: ad esempio, è consigliabile obbligare l’influencer a inserire degli hashtag o altri messaggi (banner o frasi esplicative) nel corso delle live o all’interno dei contenuti realizzati al fine di garantire la trasparenza dell’attività di sponsorizzazione dei prodotti nei confronti dei consumatori, al fine di evitare che l’influencer possa incappare in violazioni della normativa pubblicitaria, che ha quale cardine quello della trasparenza e chiarezza del messaggio pubblicitario. In altre parole, il consumatore deve essere consapevole che il contenuto o la live hanno ad oggetto un prodotto che viene pubblicizzato per conto di una società con la quale si ha un accordo commerciale.

Oltre a ciò, a tutela dei diritti IP e del brand della società, è possibile inserire negli accordi delle clausole che vietino all’influencer di creare discredito presso il pubblico o comunque di danneggiare, tramite dichiarazioni anche al di fuori dell’ambito contrattuale per un determinato periodo di tempo, l’immagine del brand sponsorizzato. Per quanto riguarda poi, i diritti di marchio e/o di disegno registrati, è possibile vietare all’influencer e/o a società ad esso collegate di depositare segni e/o design simili o comunque confondibili con quelli di cui la società è titolare.

Concentrandosi sui diritti relativi ai design, poi, è possibile autorizzare l’influencer a divulgare disegni o modelli solo nel corso dell’anno precedente al deposito dell’eventuale domanda di registrazione (e non prima), avvalendosi del periodo di grazia previsto dal Regolamento Design.

Infine, per garantire il rispetto di tali obblighi (e di altri, a seconda delle esigenze) è possibile prevedere negli accordi delle penali contrattuali in caso di violazioni degli obblighi: tali disposizioni mirano a costituire, ancor prima che una quantificazione provvisoria del danno (parziale, dato che è possibile richiedere comunque il risarcimento degli ulteriori danni che siano conseguenza delle condotte in violazione degli accordi), uno strumento di deterrenza per prevenire la violazione degli obblighi contrattuali pattuiti.