La riproduzione della confezione Tic Tac viola il marchio di forma e integra imitazione servile
28 Giugno 2023
Massima Si ricorda che per “forma necessaria” si intende quella che sia necessaria per ottenere un risultato tecnico e, quindi funzionale, perché imposta dall’utilità industriale che persegue, onde, secondo tale principio, quando una determinata forma è “necessaria”, cioè inscindibilmente connessa con l’utilità di un trovato, l’imitazione è per ciò stesso lecita, sempre che sussista tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà. […] La corte territoriale […] ha proceduto quindi, sul piano concreto, ad accertare che, nella specie, la forma del contenitore dei confetti non costituisca una soluzione di carattere tecnico ad un problema di tal fatta, aggiungendo che ciò viene sul piano logico confermato proprio dalla sicura possibilità che il contenitore assuma altre forme, senza pregiudizio funzionale al fine di contenere e distribuire i confetti, proprio perché non è forma che costituisca pure la soluzione ad un problema tecnico”. Il caso La società straniera Mocca spol. s.r.o. (“Mocca”) ha avviato la commercializzazione in Italia di confetti racchiusi in confezioni trasparenti a forma di parallelepipedo molto simili a quelle utilizzate dalla Ferrero s.p.a. (“Ferrero”) per vendere le mentine “Tic Tac”, considerando altresì che sulla confezione insiste la tutela come marchio tridimensionale. La Ferrero ha citato in giudizio la Mocca innanzi al Tribunale di Torino per affermare la giurisdizione del giudice italiano, ex art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012, ed ottenere l’accertamento dell’intervenuta contraffazione del marchio tridimensionale in violazione dell’art. 20, c.p.i., nonché per ottenere il riconoscimento di atti di concorrenza sleale confusoria, ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c. La Mocca ha invocato la nullità del marchio di forma di cui all’art. 9 CPI, ritenendo che la scatola della confezione delle “Tic Tac” fosse una forma necessitata per facilitare l’uscita delle mentine e pertanto inidonea a godere della privativa industriale. Il Tribunale torinese (Trib. Torino 12 novembre 2019 n. 5140), ha anzitutto confermato la giurisdizione nazionale trattandosi di marchi italiani ed essendo l’Italia il luogo nel quale si è prodotto l’evento dannoso, comprovato dalla circostanza che la Mocca avesse impiegato la lingua italiana sull’etichetta apposta sulla confezione. Il Giudice di prime cure ha inoltre escluso la nullità del marchio di forma in titolarità di Ferrero dal momento che la forma oggetto del marchio rappresenta soltanto una delle possibili forme di realizzazione di un contenitore per confetti, laddove solo il meccanismo di chiusura è oggetto di brevetto. Ciò posto, il Tribunale ha accertato la contraffazione del marchio sulla confezione “Tic Tac” atteso l’insieme degli elementi che rendono i segni identici o simili, da ciò derivando il rischio di confusione per il pubblico con conseguente indebito vantaggio economico cagionato dallo sfruttamento della rinomanza dei marchi ampiamente conosciuti. Secondo il Tribunale, sarebbe altresì provata la concorrenza sleale per imitazione servile e per confusione di prodotti alla luce della presenza di prodotti confondibili sul territorio italiano, posto che la forma della scatola di titolarità della Ferrero presenta caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare il prodotto all’impresa tale che il consumatore medio può essere indotto in confusione dai prodotti della controparte. Si è quindi disposta l’inibitoria, fissando una penale di € 10,00 per ogni scatola di confetti commercializzata illecitamente a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, nonché la pubblicazione della sentenza. La Corte di Appello di Torino (App. Torino 17 febbraio 2021 n. 199) è giunta alle medesime conclusioni del Tribunale territoriale. Essa ha inoltre respinto l’appello incidentale di Ferrero riguardo alla domanda risarcitoria, non essendo stata dimostrata l’esistenza e l’entità del danno, per l’omessa ricostruzione del tempo e luogo del preteso pregiudizio derivante dalla diffusione dei confetti sul mercato italiano. La questione La questione in esame è la seguente:
Le soluzioni giuridiche La giurisprudenza ha a più riprese puntualizzato che per “forma necessaria” debba intendersi quella utile a raggiungere un determinato risultato tecnico perché imposta dallo scopo industriale che persegue. Secondo tale principio, quando una determinata forma è “necessaria”, cioè inscindibilmente connessa con l'utilità di un trovato, l'imitazione è perciò stessa lecita, sempre che sussista tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà. Sono quindi registrabili i marchi che rispondono oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza essere vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto (Cass. 28 giugno 1980 n. 4090). Dunque, la forma imposta dalla natura del prodotto è quella standardizzata, nota in tale configurazione e priva dei requisiti per essere protetta come marchio attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione che a sua volta penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione (tra le tante: Cass. 23 novembre 2001 n. 14863; Cass. 3 gennaio 2001 n. 60; Cass. 24 luglio 1996 n. 6644). La forma necessaria è riscontrabile quando essa non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utili e conveniente, che esprime esclusivamente le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale. A livello europeo, la CGUE ha ribadito in diverse occasioni che la che la forma di un prodotto può accedere alla tutela come marchio laddove sia riproducibile graficamente e sia idonea a distinguere il prodotto o il servizio di un'impresa da quelli delle concorrenti (C. Giust. UE 10 novembre 2016 C-30/15, Simba Toys; C. Giust. UE 29 aprile 2004 C-456/01, Henkel; C. Giust. UE 14 settembre 2010 C-48/09, Lego Juris). Occorre quindi un rapporto inversamente proporzionale tra la capacità distintiva della forma e la sua vicinanza a quella che assumerà il prodotto che si intende contraddistinguere. Per tale ragione, la Corte di Giustizia ha ritenuto nullo il marchio europeo di forma tridimensionale sul “cubo di Rubik” in quanto strettamente funzionale alla rotazione dei singoli elementi delle bande verticali ed orizzontali del cubo medesimo (C. Giust. UE 10 novembre 2016 C-30/15). Nel caso di specie, i Giudici torinesi hanno escluso che la forma della confezione “Tic Tac” fosse una forma necessaria non essendo una soluzione di carattere tecnico. Ciò sarebbe confermato dalla possibilità che il contenitore assume altre forme senza pregiudizio funzionale allo scopo di contenere e distribuire i confetti. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso in quanto sostanzialmente volto a riproporre un giudizio sul fatto che, come noto, esula dalle sfere di competenza del Giudice di legittimità. Osservazioni Per il corretto accertamento della contraffazione del marchio di forma occorre valutare l’esistenza di altre forme non necessitate che permettono ugualmente l’utilizzo del bene/servizio da contraddistinguere. Nulla quaestio laddove la forma sia il risultato di scelte arbitrarie del titolare, come ad esempio l’iconica forma piramidale per la confezione di cioccolato “Toblerone”. Diverso è il caso in cui la forma sia strettamente vincolata (i) dalla natura stessa del prodotto, (ii) dal risultato tecnico che si intende ottenere, (iii) dal valore sostanziale che si vuole dare al prodotto. Ne è un esempio la forma a sezione trapezoidale delle barrette di wafer “KitKat” in quanto volta ad agevolare il consumatore a spezzare la barretta in pezzi più piccoli. La CGUE, in contrasto rispetto alla decisione dell’EUIPO, ha negato la tutela come marchio di forma della confezione “KitKat 4 fingers” per l’assenza di sufficienti prove in ordine all’acquisita distintività su tutto il territorio europeo (C. Giust. 25 luglio 2018 C-84/17). La ratio si comprende intuitivamente nell’evitare la costituzione di monopoli ingiustificati, oltre che potenzialmente eterni. Nel caso de quo, la forma del contenitore Tic Tac non risulta soggetta ai vincoli summenzionati, posto che l’esclusiva brevettuale attiene esclusivamente al meccanismo di apertura e non anche alla confezione nel suo complesso. Né sembra paventabile alcun rischio monopolistico attesa la possibilità di avvalersi di tante altre conformazioni per commercializzare confetti o mentine, anche incorporanti lo stesso meccanismo di apertura. Ad analoghe conclusioni sono giunti i giudici francesi che hanno acclarato la contraffazione del medesimo marchio tridimensionale di cui è titolare Ferrero da parte di una società polacca che utilizzava lo stesso packaging per commercializzare caramelle (Corte di Appello di Parigi, 15 febbraio 2022, n. 19/21858). Nel giudizio in questione Ferrero aveva altresì prodotto un sondaggio in cui si attestava che il 70% degli intervistati attribuiva il contenitore adoperato della convenuta al marchio Tic Tac. Sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile, non può negarsi che la confezione della Mocca possa agevolmente ingenerare confusione agli occhi dei consumatori in ordine alla provenienza dei confetti dalla Ferrero, attesa la notorietà su scala mondiale del contenitore in oggetto. La Mocca avrebbe potuto optare per tante altre forme diverse che avrebbero potuto parimenti utilizzare l’apertura che facilita la fuoriuscita (non eccessiva) dei confetti ma ha espressamente deciso di riprodurre il packaging trasparente e a forma di parallelepipedo della famosa casa dolciaria. Non sorprende quindi che i Giudici torinesi abbiano accertato la concorrenza sleale confusoria onde evitare atti di indebito vantaggio dell’avviamento altrui. Tale rischio appare esacerbato nel mercato alimentare e dei prodotti venduti in supermercati alla luce della ridotta attenzione media del consumatore, a volte più attratto dalla confezione del prodotto rispetto al marchio denominativo su di essa riportato. |
